Регистрируя товарный знак, помните о картинке

В основе многих товарных знаков лежит картинка. Однако о ней часто забывают. Это, с одной стороны, ставит правообладателя товарного знака в уязвимое положение, с другой стороны, лишает его преимуществ.

Уязвимость

Картинка – объект авторского права. Даже если она кажется примитивной, она презюмируется творческой, а значит и охраноспособной. Как следствие – у автора есть самостоятельные права на нее. Отсюда вытекает несколько проблем.

Во-первых, закон содержит запрет на регистрацию товарного знака без согласия правообладателя картинки, которая тождественна или схожа до степени смешения с потенциальным товарным знаком (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). То есть сама регистрация по букве закона невозможна.

Во-вторых, даже если регистрация по каким-либо причинам пройдет (предоставлено поддельное согласие, Роспатент допустил ошибку и пр.), ее можно будет оспорить (п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Будут утрачены ваши вложения в регистрацию товарного знака.

В-третьих, если вы как-то использовали картинку, можно будет потребовать от вас компенсацию, факт успешной регистрации картинки в качестве товарного знака не поможет.

Чтобы избежать перечисленных проблем, оформляйте договор с дизайнером еще до регистрации товарного знака и фиксируйте, что по данному договору было создано конкретное изображение и права на него перешли вам.

Утрата преимуществ

Есть и обратная сторона вопроса. Забывая о картинке, правообладатель товарного знака лишает себя дополнительных преимуществ.

Чтобы что-то взыскать за нарушение прав на товарный знак, нужно доказать однородность товаров. Если вы используете товарный знак на товарах совсем другой категории (например, товарный знак, зарегистрированный для продуктов питания, используется на транспорте) – это не нарушение. Что делать, если однородности нет? Ссылаться на нарушение авторских прав на картинку, ведь в таком случае нет требований об однородности, достаточно лишь доказать, что картинка где-то размещена.

В качестве примера приведем дело А45-9338/2016, в котором хоккейный клуб «Сибирь» взыскал компенсацию с пивного заведения за нарушение авторских прав на их фирменную эмблему – снежинку в окружности. Заведение разместило ее на вывеске. Суд прямо признал, что в данном случае нет риска введения потребителей в заблуждение, однако это не имеет значения. Поскольку речь идет об авторском праве, компенсация должна быть взыскана.

Если у вас есть вопросы по товарным знакам и авторским правам, напишите нам на info@legleon.ru.